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经合法授权的涉外定牌加工行为不侵犯境内注册商标专用权
经合法授权的涉外定牌加工行为不侵犯境内注册商标专用权
浦东法院 倪红霞 郭 杰
（原载《判案研究》2012年第1期）
【案 例】艾弗公司诉鳄鱼恤公司确认不侵犯注册商标专用权纠纷案
【简要提示】被诉侵权方已尽到商标权事先审查义务，且商品全部用于出口的，境内的消费者不会对该商品产生混淆和误认，不构成商标侵权；海关向被诉侵权方发出的扣留告知书是对被诉侵权方发出的内容明确的侵权警告，符合提起确认不侵权之诉的条件。
【主审法官】倪红霞
一、基本案情
原告：无锡艾弗国际贸易有限公司
被告：（香港）鳄鱼恤有限公司
被告鳄鱼恤有限公司于1996年3月30日经我国国家商标局核准注册了第246898号“CROCODILE”商标，核定使用商品为第25类裤子等，现在有效期内。
（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司（以下简称新加坡鳄鱼公司）自1987年起在韩国注册了“Crocodile及图”、“CROCODILE”、“Crocodile”三个商标，核定使用商品为长裤，上述注册商标均在有效期内。2007年4月23日，新加坡鳄鱼公司（许可方）与韩国公司HYUNG JI APPAREL CO., LTD（被许可方，以下称韩国亨籍公司）就上述商标签订《商标许可协议》，根据协议约定，如果被许可方想要由第三方在地域（韩国）以外生产含有许可之商标的特许商品或其部件，要征求许可方的同意，同时还必须承诺并担保由被许可方将上述制造完成的特许商品或部件输入回地域内，以便在地域内进行销售及配销。协议的许可期间为2007年3月1日至2014年2月28日。
2009年11月30日，韩国亨籍公司（买方）与韩国公司A4 STYLE CO., LTD（卖方，以下简称韩国艾弗公司）签订《合同书》，名称为女性牛仔裤，数量3500条，单价27,900韩元，交货日期2010年1月29日。2009年12月2日，原告与韩国艾弗公司就上述牛仔裤签订《加工合同》，单价每条11.3美金，金额与数量允许5%增减，由原告决定。
韩国亨籍公司向韩国艾弗公司出具《确认书》，称其委托该公司加工生产的款式，可以在原告处加工生产，所制造的所有鳄鱼牌服装必须全部发回韩国，在中国境内不得进行任何销售。2010年7月23日，新加坡鳄鱼公司出具《授权书》：韩国亨籍公司与其在2007年4月23日签署授权合约，亨籍公司可以授权韩国艾弗公司和原告代为制造鳄鱼牌女性成衣服饰，所有其制造或经其授权制造的鳄鱼牌女性成衣服饰仅限在韩国境内销售，授权书溯及既往。
2010年1月29日，原告申报出口，报关单显示，运抵国为韩国，商品名称棉制女裤，数量3484条，单价11.3美元。2010年2月 10日，上海海关向原告发出《扣留侵权嫌疑货物告知书》，告知上述货物涉嫌侵犯被告的“CROCODILE”注册商标专用权，海关已予以扣留。原告随即向海关提出异议。2010年10月11日，上海海关向被告发出《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》，对原告申报出口的3484条标有“CROCODILE”商标的棉制梭织女士牛仔裤不能认定是否侵犯被告的“CROCODILE”商标专用权。由于被告到期未向法院提出申请采取责令停止侵权行为或财产保全的措施，上海海关已将涉案牛仔裤放行。
被扣留的牛仔裤吊牌及腰背贴显示“CROCODILE LADIES”，吊牌及水洗标上有“Crocodile及图”标识。吊牌上有亨籍公司的名称、地址、网址，并有销售商亨籍公司，韩国原料、中国加工，本制品是亨籍服装株式会社企划，并与鳄鱼国际机构私人有限公司在技术及品牌合作的产品，大韩民国著名品牌认证等文字。
原告诉称，原告报关出口的该批女士牛仔裤使用的“Crocodile及图”商标和“CROCODILE”商标系经境外商标权人合法授权，原告仅提供服装加工服务，且产品全部出口到韩国销售，不可能造成国内相关公众的混淆和误认，不应被认定为商标侵权。因此原告请求判令：确认原告定牌加工的、全部销往国外的、在中国境内没有任何销售的服装上使用的“Crocodile及图”商标和“CROCODILE”商标不侵犯被告所拥有的第246898号“CROCODILE”注册商标专用权。
被告辩称，首先，原告的定牌加工行为侵犯了其商标专用权。根据商标的地域性原则，原告在韩国获得的注册商标使用权并不能成为在中国使用的依据。原告从事定牌加工行为时应对使用的商标进行审查，不得侵犯他人在中国享有的注册商标专用权。其次，原告的确认不侵权之诉的请求难以成立，不符合法律规定的受理要件。
二、法院的认定和判决
法院依法审理后认为，提起确认不侵权之诉应以原告受到明确的侵权警告为前提条件。原告接到了海关出具的《扣留侵权嫌疑货物告知书》，受到了内容明确的侵权警告。被告在收到海关出具的不能认定原告出口的货物是否侵犯被告注册商标专用权的通知后，并未根据海关的通知向法院申请采取责令停止侵权行为或财产保全的措施，从而使原告的行为是否构成商标侵权处于待定状态，影响原告的经营。因此，原告提出请求确认不侵权的诉讼，可以使该侵权纠纷的不确定状态得以结束，并使其以后的经营活动能够正常进行。原告是适格的诉讼主体。原告受外国公司委托，在申报出口的女裤上规范使用了新加坡鳄鱼公司在韩国合法注册的商标，韩国亨籍公司与新加坡鳄鱼公司均对原告定牌加工的行为进行了确认。因此，原告在加工的服装上使用涉案商标具有商标权利人合法的授权，原告申报出口3484条女裤系履行定牌加工合同的行为。原告定牌加工的商品未在我国国内销售，并未造成市场混淆，也未对被告造成影响及损失，不构成对被告商标权的侵害。因此，法院依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条、第九条之规定，判决确认原告申报出口韩国的服装上使用“Crocodile及图”和“CROCODILE”商标的行为不构成对被告享有的第246898号“CROCODILE”注册商标专用权的侵犯。
一审判决后，被告不服提起上诉，二审维持原判。
三、对本案的研究和解析
本案存在两个法律问题：一是海关出具的《扣留侵权嫌疑货物告知书》是否构成明确的侵权警告；二是原告的定牌加工行为是否侵犯了被告的注册商标专用权。
（一）海关出具的《扣留侵权嫌疑货物告知书》构成明确的侵权警告
确认不侵权诉讼是近年来知识产权诉讼领域新出现的一种诉讼类型，是指利益受到特定知识产权影响的行为人，以该知识产权权利人为被告提起的，请求确认其有关行为不侵犯该知识产权的诉讼。其中，受到“特定知识产权影响”的人是提起该类诉讼的适格主体。就“特定知识产权影响”，目前司法实践中一般理解为，行为人受到了来自特定知识产权权利人的侵权警告或者侵权威胁，但权利人并未在合理期限内依照法定程序请求解决有关争议。因此，行为人要提起确认不侵权之诉，需要符合以下条件：（1）行为人受到了来自特定知识产权权利人的侵权指控；（2）权利人并未在合理期限内依照法定程序请求解决有关争议；（3）该侵权指控内容必须具体明确，导致行为人的利益受到了损害，或者有受到损害的可能。
本案就原告主体资格的争议在于，海关向原告发送的《扣留侵权嫌疑货物告知书》是否构成上述“来自特定知识产权权利人的侵权警告或者侵权威胁”，即海关不是权利人，其作为国家的行政机关向原告发送的告知书，是否构成“来自特定知识产权权利人的”侵权警告，如果构成，则原告可以提起确认不侵权诉讼，如果不构成，则原告主体资格不适格。我们认为海关出具的告知书构成确认不侵权之诉中明确的侵权警告：
第一，《扣留侵权嫌疑货物告知书》“表”为海关向原告出具，“实”系被告向原告发出的侵权指控。海关整个行为的过程如下：海关出口检查中发现原告涉嫌侵权的出口物品→通知被告→被告出具确认原告侵权的说明并提出扣留申请，履行担保等相应手续→海关扣留货物并向原告发出《扣留侵权嫌疑货物告知书》，在整个过程中，如果没有“被告出具确认原告侵权的说明并提出扣留申请”的行为，则海关就不会出具告知书，原告的货物将被海关放行。因此，海关向原告发出《扣留侵权嫌疑货物告知书》虽然表面表现为海关的行政行为，但对该行为的产生起决定作用的还是被告的侵权指控。
第二，《扣留侵权嫌疑货物告知书》内容为被告向原告提出的内容明确的侵权指控。告知书中明确了是被告指控原告的该批出口货物涉嫌侵犯被告的具体商标权。商标侵权的对象是原告，提出侵权的主体是被告，指控的侵权内容具体明确，向海关申请扣货实为被告寻求侵权救济的一种手段。
第三，该《扣留侵权嫌疑货物告知书》直接影响着原告该批货物能否按期交付给境外的加工商，且使得原告能否继续接受境外公司的委托进行定牌加工处于不确定状态，直接影响到了原告的经营行为。
（ 二）有合法授权的涉外定牌加工行为不侵犯境内商标权
OEM是“Original EquipmentManufacture”的缩写,直译为“原始设备制造”,在我国被称为“贴牌加工”、“贴牌生产”、“定牌加工”、“定牌生产”等。涉外定牌加工是OEM的一种，是指境外委托方提供商标，委托我国境内加工方加工产品并将商标印制在加工产品上，并将产品全部返回境外委托方销售，境外委托方向境内加工方支付加工费的贸易方式。中国目前已经成为最大的OEM基地，外贸出口很大程度都是定牌加工所支撑。但随着OEM在我国的迅猛发展，境内商标权人向境内加工企业提起的商标侵权诉讼也越来越多。涉外定牌加工行为是否侵犯我国境内注册商标专用权，在理论界和司法实践中争议颇大。一种观点认为，境内加工企业的生产行为作为商标“使用”行为的一种，侵犯了我国境内商标权；另一种观点却认为，该生产行为非商标法意义上的使用行为，且加工的产品全部出口国外，不会造成国内市场的混淆，不侵犯我国境内商标权。我们认为，有合法授权的涉外定牌加工行为不侵犯我国境内商标权。
第一，涉嫌商标侵权中涉外定牌加工方与委托方行为的区分
涉外定牌加工行为涉嫌侵犯国内商标权的问题实为合同侵犯第三人权益的问题。行为决定责任的承担，要认定该合同项下的行为是否侵犯商标权，就必须对合同双方的行为进行具体分析。在涉外定牌加工合同中，委托方从事如下行为：提供商标或商标和原材料，指示加工方将商标按照其要求贴在指定数量的加工产品上，在境外销售该贴附商标的产品，赚取商标带来的利益；而加工方的行为相应如下：提供劳务或者劳务和原材料，按照指示加工并在产品上贴附商标，将贴好商标的产品全部出口境外委托方，赚取境外委托方的加工费，其获取的是劳务或劳务和原材料的费用。就商品上使用商标涉嫌侵犯国内注册商标权人的最终结果而言，虽然是委托方与加工方的共同行为构成的，但两行为在该结果中的性质和行为作用力是不同的，委托方显然是主行为，其是商标使用行为的发起方，其行为的最终目的就是获得商标对商品产生的额外价值；而没有委托方的指示，加工方显然不会使用商标，对于加工方而言，贴附商标并不能额外赚取更多的利益，其赚取的仅是劳务或原材料的对价，因此，加工方系从行为，依附于委托方产生。
第二，涉外定牌加工方应负商标审查义务
公平原则是法律的基本原则，在民事领域，其指当事人在民事活动中以利益均衡作为价值判断标准，用来衡量民事主体之间的物质利益关系，确定民事主体的民事权利义务及其承担的民事责任的原则。利益均衡的实现必然是以民事行为为比对基础，要求行为产生的收益与责任承担必须相当或相对应。涉外定牌加工中加工方与委托方行为的不同性质导致了两者在商标侵权认定中的责任承担标准不同。就委托方而言，其决定了商标的使用，并能获取商标带来的利益，因此其应就商标侵权行为承担直接责任。但由于委托方在境外，往往无法对其科以民事责任。就加工方而言，其赚取的仅仅是劳务或者原材料与劳务的费用，其获益与是否使用商标无关，因为商标无法带给其额外的收益，但其行为却可能帮助委托方获取额外的商标使用利益，因此，其行为是否要承担民事责任基于其在接受委托的过程中是否存在过错，即是否履行了审查委托方提供的商标是否真实有效的义务。本案原告作为涉外定牌加工方，提供了从涉案商标注册权人到涉案产品在韩国的委托加工方、再到自己的一整套商标注册、授权许可和委托加工文件等材料，其贴附的商标授权授权链条完整而合法，系真实有效，其尽到了合理的审查义务。
第三，涉外定牌加工没有给境内商标权人带来混淆的损害后果
损害事实是侵权行为成立的必要条件之一。商标侵权行为导致的损害后果是对注册商标引起混淆而损害注册商标权利人的利益。TRIPS 协定第16条规定，商标注册人拥有商标权，商标权的核心在于避免消费者对商品或服务的出处产生混淆，注册商标所有人应享有专用权，防止任何第三方未经许可在商业中使用与注册商标相同或近似的标志，去标示相同或类似的商品或服务，以造成混淆的可能。因此，“混淆的可能性”是商标侵权行为的一项独立构成要件。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定：“商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”从上述解释可以看出，商品来源的混淆是判断商标侵权的一个重要因素。最高人民法院在司法政策中也曾经提出：“是否构成侵犯注册商标专用权，原则上要以是否存在造成公众误认、混淆的可能性为基础进行判断。”
本案中，虽然涉案商标与被告的注册商标近似，也被使用在相同的商品上，但涉案产品吊牌上标明了商标权利人新加坡鳄鱼公司的名称及韩国的品牌认证等，原告基于境外相关权利人的明确委托加工涉案产品后全部发往韩国，产品不在中国境内销售。涉案商标仅在中国境外产生商品来源的识别作用，不可能造成国内相关公众的混淆、误认；而被告取得的商标权仅在我国境内发生效力，产生商品来源的识别作用，其商品的销售对象是我国境内公众。两者占据的市场不同，销售对象不同，不会带来相关公众的混淆，不会给被告的商标专用权带来损害。由于没有损害后果侵权行为即不成立。被告提出的原告将来有可能在国内销售的抗辩意见是不成立的，因为法律无法对没有发生的行为科以民事责任；且如果原告将来在国内销售了涉案产品，则其在国内的生产、销售行为就侵犯了被告的注册商标专用权，被告完全可以再行主张权利。同时需要进一步指出的是，涉案商标并非基于原告在国内注册的商标而产生，不存在抢注或模仿国内商标的情况，因此不会对国内的商标权造成损害。
我国仍是制造业大国，就涉外定牌加工行为是否构成侵权的认定直接影响着我国众多企业的生死存亡，直接关系着我国经济的发展。认定有合法授权的涉外定牌加工不侵犯境内商标权，既符合我国商标权保护的法律制度，也能促进我国对外贸易经济的发展，较好地做到了商标权的依法适度保护与促进经济发展的公共利益的平衡。
